Einspruchsverfahren gegen Patent (1): auch durch Adressat einer einstweiligen Verfügung

Veröffentlicht am: 26. März, 2018

Manches Mal fällt erst durch eine einstweilige Verfügung auf, dass man möglicherweise gegen ein anderes Schutzrecht verstößt. Kann man als Adressat einer solchen einstweiligen Verfügung noch Einspruch erheben gegen das strittige Patent? Der BGH sagt ja.

Mit einem jüngst im August 2017 ergangenen Beschluss (Az. X ZB 3/15) hat der BGH klargestellt, dass auch der Verfügungsbeklagte und damit ein Adressat einer einstweiligen Verfügung dem Einspruchsverfahren gem. § 59 Abs. 2 PatG als Einsprechender beitreten dürfe.

Der BGH legt den Wortlaut des § 59 Abs. 2 PatG so aus, dass in dem eindeutig die Rede von „Klage“ ist, im Lichte der europäischen patentrechtlichen Verfahrensvorschriften. Die Norm müsse im Zusammenhang auf ihre Entstehungsgeschichte verstanden und ausgelegt werden. Die Vorschrift sei auf das Gemeinschaftspatentgesetzes aus 1979 (BGBl. I 1269) zurückzuführen, das der Angleichung der deutschen Vorschriften an die entsprechende europäischen Regelung, nämlich Art. 105 Abs. 1 lit. a EPÜ diene (BT-Drucks. 8/2087, 34 u. 35).

Verfügungsbeklagte müssen Feststellungsklägern gleichgestellt werden

In der deutschen Fassung des Art. 105 EPÜ ist zwar auch ausdrücklich die Rede von „Klage“. In der englischen Fassung findet sich eine solche Einschränkung jedoch mitnichten, hier wird lediglich allgemein auf das gerichtliche Verfahren hingewiesen. Konkret heißt es in der englischen Fassung von Art. 105 Abs. 1 lit. a EPÜ „proceedings for infringement“, was grob übersetzt „gerichtliche Verfahren“ bedeutet. Und ein gerichtliches Verfahren kann vor deutschen Gerichten eben auch das laufende oder bereits abgeschlossene einstweilige Verfügungsverfahren sein.

Der Verfügungsbeklagte müsse deswegen Verletzungsbeklagtem und Feststellungskläger gleichgestellt werden, da auch die in einem Eilverfahren getroffene Sachentscheidung rechtlich bindende Wirkung für die Beteiligten entfalte. „Mit dem Eingang des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist […] der Bereich bloßen außergerichtlichen Vorgehens gegen den Dritten verlassen und ein Grad der Auseinandersetzung erreicht, welcher der Klageerhebung gleichzusetzen ist“. Für den Verfügungsbeklagten könne es kostengünstiger sein, die einstweilige Verfügung als gültig anzuerkennen. Dies verwehrt ihm allerdings die Möglichkeit, den Patentinhaber zur Erhebung der Hauptklage zu veranlassen oder selbst negative Feststellungsklage zu erheben.

Gründe für einen Einspruch gegen ein Patent

Gründe, einem Einspruchsverfahren beizutreten oder selbst Einspruch zu erheben, kann es im Übrigen unterschiedliche geben. Voraussetzung ist stets, dass der Einsprechende innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung (oder Beitretende innerhalb der Neun-Monatsfrist, max. drei Monate nach Rechtshängigkeit der Verletzungsklage oder dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung) für sich selbst einen oder mehrere der in § 59 Abs. 1 S. 3 PatG i.V.m. § 21 PatG aufgeführten Widerrufsgründe schriftlich geltend macht.

Das sind entweder:

  • fehlende Patentfähigkeit (§ 21 Nr. 1 PatG),
  • mangelnde Offenbarung der Erfindungsmerkmale(§ 21 Nr. 2 PatG),
  • widerrechtliche Entnahme (§ 21 Nr. 3 PatG) oder
  • unzulässige Erweiterung der ursprünglich zur Anmeldung gebrachten Fassung der Patentschrift (§ 21 Nr. 4 PatG)

Sowohl das Argument der fehlenden Patentfähigkeit als auch das der mangelnden Offenbarung und der unzulässigen Erweiterung der ursprünglich zur Anmeldung gebrachten Fassung der Patentschrift kann jeweils als Teil der Verteidigung in einem Verletzungsprozess eingebracht werden. Da die ordentlichen Gerichte aber an das einmal erteilte Patent gebunden sind, können diese lediglich Entscheidungen mit Wirkung inter partes (§ 325 Abs. 1 ZPO) und auch nur mit Wirkung für den Klagegegenstand ergehen lassen. Ein anderes Gericht könnte daher in einem anderen Verfahren, in dem sich der Patentinhaber auf dasselbe Schutzrecht stützt, abweichend entscheiden.

Weitere Rechtsmittel vom Patentinhaber zu erwarten?

Wer also in mehreren Rechtsstreitigkeiten aufgrund desselben Patents mit dem Inhaber verwickelt ist, oder befürchtet, weitere Rechtsmittel von einem Patentinhaber zu erwarten, könnte gut daran tun, zu versuchen, das Patent ganz oder teilweise widerrufen zu lassen. So kann hinsichtlich des widerrufenen Teils gerichtsfeste Klarheit darüber geschaffen werden, in welchen Grenzen sich das Schutzrecht konkret bewegt.

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Quellen:

RWS Verlag Wirtschaftsrecht

Bild:

Aymanjed / pixabay.com / CCO License  

 

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