Die perfekte Marke – Anmeldestrategie aus prozesstaktischer Sicht – Teil1

Veröffentlicht am: 16. März, 2017

Wer eine Marke nicht nur dazu benutzen will, damit Dritte ihn nicht angreifen, sondern wer auch selbst Prozesse mit ihr führen will, der kommt nicht drumrum bereits bei der Anmeldung bestimmte Dinge zu beachten. Wir möchten Ihnen zeigen welche Marke aus prozesstaktischer Sicht die „perfekte“ ist.

In unserem ersten Teil um die perfekte Marke zu finden, befassen wir uns mit dem „Klassiker“, der nationalen Marke und stellen diese der Unionsmarke (Markenanmeldung in der Europäischen Union) gegenüber. Kann man sagen, dass Markenanmeldungen über die nationale Grenze hinweg immer die „besseren“ sind? Ist diese im Prozess gegenüber nationalen Marken im Vorteil? Ein Vortrag von Hr. Dr. Ulrich Hildebrandt bei der VPP-Herbst-Fachtagung 2016:

 

Ist die Unionsmarke die perfekte Marke?

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Die Unionsmarke ist in vielerlei Hinsicht im Prozess schwächer als die nationale Marke. 

Zuerst ist da das Thema der rechtserhaltenden BenutzungDer EuGH hat uns ja in der Entscheidung Leno Merken (auch bekannt als Onel-Entscheidung) einiges zur rechtserhaltenden Benutzung von Unionsmarken gesagt.

Die Benutzung muss geeignet sein, Marktanteile in der Europäischen Gemeinschaft zu gewinnen oder zu behalten. Und eine Benutzung der Marke in Drittstaaten kann nicht berücksichtigt werden. Was das aber im Einzelnen bedeutet, das weiß derzeit kein Mensch. Immerhin meint der EuGH in der Entscheidung auch, dass die Erwartung berechtigt ist, dass eine Unionsmarke, da sie einen umfassenderen Gebietsschutz als eine nationale Marke genießt, in einem größeren Gebiet als dem eines einzigen Mitgliedstaats benutzt wird. So ungefähr der Wortlaut.

Es kann also sein, dass eine Verwendung, mit der ich meine deutsche Marke rechtserhaltend benutze, bei der Unionsmarke nicht genügt. Das mildert der BGH zwar inzwischen ab in VOODOO. Unter bestimmten Umständen kann die Benutzung auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt sein. Und gerade das große Deutschland kann genügen. Trotzdem bleibt es gefährlich. Was passiert, wenn ein Gericht die rechtserhaltende Benutzung verneint? Dann verliere ich meinen Prozess. Oder sogar die Marke.

Die deutsche Marke ist sicherer. Und die Nachweislast im Prozess ist bei der deutschen Marke für den Angreifer geringer, was die rechtserhaltende Benutzung angeht.

 

„Verjährung“ – Situation bei Unionsmarken unbekannt

Sanduhr

Weiter geht es mit dem Thema VerjährungWann verjährt der Unterlassungsanspruch aus der Unionsmarke? Das weiß im Moment auch kein Mensch. Es findet sich keine Regelung in der Unionsmarkenverordnung oder in der Durchsetzungsrichtlinie. Wir haben aber in Art. 54 UMVO die Verwirkung. Und wenn man sich da die Tatbestandsvoraussetzungen anschaut, dann ähneln die schon verdammt unserer Verjährung: Fünf Jahre, Kenntnis, Duldung.

Der Hauptunterschied ist, dass derjenige, der sich auf Verwirkung beruft, selbst ein jüngeres Gegenrecht braucht. Wer nicht selbst eine Marke hat, kann sich nicht auf Verwirkung berufen. Aber abgesehen davon ist die Verwirkung in der Unionsmarkenverordnung unserer Verjährung sehr viel ähnlicher als unserem deutschen Verständnis von Verwirkung. Wenn man sich dann noch ausländische Sprachfassungen der Verordnung anschaut, sieht man, dass der Begriff Verwirkung eigentlich auch gar nicht so richtig passt.

Was ich sagen will: Vielleicht enthält die Unionsmarkenverordnung bewusst keine Verjährungsvorschrift – weil die Verjährung dort Verwirkung heißt. Sinnvoll wäre das. Denn bei Anwendung von nationalen Verjährungsregelungen droht eine Rechtszersplitterung. In einem Land verjährt der Anspruch vielleicht nach zwei Jahren, im anderen Land nach drei Jahren. Da würde kein Mensch durchsteigen, zumal es ja auch überall noch Sonderregelungen gibt – wie die Hemmung der Verjährung. Trotzdem hat der EuGH zum Designrecht entschieden, dass dort der harmonisierte Unterlassungsanspruch verjähren kann. Und zwar nach nationalem Recht.

Dabei stellt der EuGH noch nicht einmal klar, welches nationale Recht gemeint ist – der Tatort oder der Gerichtsort? Und wie sieht es aus, wenn die Verletzungshandlung ausschließlich au-
ßerhalb der Union begangen wurde und sich in der Union lediglich auswirkt? Oder soll die zufällige Entscheidung über den Gerichtsort, den der Kläger bisweilen sogar selbst wählen kann, bestimmen, wann Ansprüche verjähren? Das ist alles nicht sinnvoll. Ich hoffe, dass uns das im Markenrecht erspart bleibt. Ansonsten gilt: Notieren Sie bitte bei Unionsmarkenkonflikten ab sofort auch immer die Verjährung in Portugal und in Estland! Und in der Konsequenz bedeutet das: Solange ich aus der deutschen Marke klage, weiß ich, wann Ansprüche verjähren.

Bei der Unionsmarke muss ich mit Unsicherheit leben. Und Unsicherheit ist für den Kläger immer schlecht.

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„Forum Shopping“ – eingeschränkte Wahlmöglichkeit bei der UM

Ein weiterer Punkt für die Aufrechterhaltung nationaler Marken: die Möglichkeit des Forum Shoppings. Wenn ich nebeneinander die nationale Marke und die Unionsmarke habe, dann gelten für beide Marken unter Umständen unterschiedliche Regelungen für die internationale Zuständigkeit. Als Kläger habe ich dadurch mehr Wahlmöglichkeiten. Aber auch im Hinblick auf die Zuständigkeit ist die deutsche Marke der Unionsmarke letztlich überlegen. Denn bei der deutschen Marke kann ich sowohl an dem Ort klagen, wo der Verletzer gehandelt hat, als auch dort, wo sich die Verletzungshandlung auswirkt.

Bei der Unionsmarke habe ich diese Wahlmöglichkeit nicht. Ich kann nur am Handlungsort klagen. So hat der EuGH das gesehen, weil der Wortlaut der Unionsmarkenverordnung missglückt ist. Übrigens der erste Fall, wo der EuGH die Unionsmarke explizit schlechter gestellt hat als die nationale Marke. Da hätte ich nie mit gerechnet. Ich war am Verfahren selbst mit beteiligt, und wir waren uns sicher, dass wir gewinnen würden. Früher war der EuGH immer europafreundlich. Das ist nicht mehr so. Leider.

 

Widerklage bei der UM: Einmal Rollentausch bitte

Rollentausch-Roleplay

Der nächste Punkt ist die WiderklageIch fange an mit der Rechtslage in Deutschland: Wenn ich aus einer deutschen Marke angegriffen werde, die ich für schutzunfähig halte. Was mache ich dann? Kann ich das im Klageverfahren als Einwand bringen? Nein. Ich muss ein Verfahren vor dem Patentamt anfangen und dort die Löschung der Marke durchsetzen. Der Verletzungsrichter darf nicht zum Kläger sagen: Nein, diese Marke ist schutzunfähig und deswegen verlierst du. Er muss der Klagemarke zumindest ein Mindestmaß an Schutz gewähren. Soweit bei der
deutschen Marke.

Bei der Unionsmarke ist auch das anders. Denn da haben wir die Möglichkeit der Widerklage mit der Folge, dass ich als Kläger auf einmal in der Position des Verteidigers bin.
Das ist genau das, was ein richtiger, anständiger Klägertyp niemals will; der will seine Klage durchziehen und durchfechten und will nicht in Verteidigungsposition geraten. Und tatsächlich ist es auch misslich, wenn das passiert.

Wenn ich also aus der Unionsmarke vorgehe, und der Gegner rügt aus irgendeinem Grund die Löschbarkeit dieser Marke – entweder ist sie aus absoluten oder aus relativen Gründen schutzunfähig – dann bin ich sofort in der Verteidigungsposition. Und was muss der Richter im Normalfall machen? Er muss über die Widerklage zuerst entscheiden. Das heißt, ich habe sozusagen das Angriffstempo verloren, ich habe den Angriff aus der Hand gegeben, ich bin der Verteidiger. Ich muss damit im schlimmsten Fall vielleicht sogar versuchen, den Prozess zu verzögern, damit ich meine Marke nicht verliere. Der ganze Drive ist aus der Sache raus. Das macht keinen Spaß. Die deutsche Marke ist hier klar im Vorteil. Dort läppert sich eben ein zweites Verfahren neben dem Klageverfahren dahin und wird vom BGH regelmäßig nach den Verletzungsverfahren entschieden.

 

Deutschland: Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke steht im Vordergrund

Deutschland-Flagge-German-Flag

Was dann zum nächsten Unterpunkt führt: Tja, das Ruhen des Verfahrens… Da entspannt sich jemand sozusagen. Das ist etwas, was Gerichte tendenziell eigentlich gerne machen, dass sie in der Sache erstmal nicht entscheiden, sondern abwarten. In Deutschland würde sich das an sich anbieten mit den beiden nebeneinander verlaufenden Verfahren, Löschungsverfahren und Verletzungsverfahren. Da könnte man das Verletzungsverfahren ohne weiteres aussetzen und abwarten. Aber nein, der BGH ist da relativ streng und erlaubt die Aussetzung des Verfahrens nur unter engen Voraussetzungen.

Normalerweise wird durchgefochten, was in der Konsequenz dann eben auch regelhaft dazu führt, dass die Verletzungsverfahren vor dem Löschungsverfahren entschieden werden. Denken Sie an alle möglichen Dinge, die da hochkamen in der letzten Zeit: angefangen mit Kinder, Verletzungsverfahren vor Löschungsverfahren; Post, Verletzungsverfahren vor Löschungsverfahren; oder jetzt das jüngste Beispiel auch bei der Sparkasse wieder. Und immer sind die Gerichte von der Schutzfähigkeit der Marke ausgegangen. So der Stand bei der deutschen Marke. Das heißt, ich habe
mit großer Wahrscheinlichkeit eine Marke bis zum Ende des Verletzungsverfahrens, und zwar selbst dann, wenn die angegriffen wird.

 

Verfahren bei einer Unionsmarke: Angreifen ist die beste Verteidigung

Flagge-Europaeische-Union-Flag-European-Union

Bei der Unionsmarke ist das wieder ganz anders. Da gibt es einen Art. 104, dessen Abs. 1 hier in diesem Zusammenhang spannend ist. Der regelt die Frage, was eigentlich passiert, wenn ein Löschungsantrag gegen die Angriffsmarke gestellt wurde. Und zwar – das ist die wichigste Voraussetzung – muss der Löschungsantrag gestellt worden sein, bevor die Klage erhoben wurde. Also
Standardsituation: Sie werden abgemahnt aus einer Unionsmarke. Wenn Sie jetzt etwas Zeit gewinnen und gegen diese Unionsmarke einen Löschungsangriff starten, bevor der Andere eine Klage eingereicht hat, dann wird einigermaßen zwingend das Verletzungsverfahren ausgesetzt.

Jedenfalls wenn keine besonderen Gründe für die Fortsetzung des Verfahrens vorliegen. So heißt es im Gesetz: besondere Gründe. Aber im Normalfall wird ausgesetzt. Das heißt, dass Sie ein Klageverfahren, was aus einer Unionsmarke geführt wird, effektiv katapultieren können und diesen Zustand hier an der Leinwand verursachen. Da passiert nichts mehr. Das habe ich in der Vergangenheit mehrfach gemacht. Denken Sie dabei nur an Modemarken mit einer Laufzeit von vielleicht zehn Jahren – etwa der Name eines Sportlers. Da weiß man genau: Bis das Löschungsverfahren bis zum EuGH durchgefochten wurde, weiß keiner mehr, wer dieser Promi ist. Das ist dann einfach erledigt.

In der Praxis dauert es zehn Jahre, bis Sie durch die vier Instanzen durch sind. Und dann erst kann das Verletzungsverfahren beginnen. Das heißt, dass man faktisch schon durch die Aussetzung des Verfahrens gewonnen hat. Das einzige Gegenangriffsmittel des Klägers ist hier eine einstweilige Verfügung. Und das Gesetz gibt ihm quasi eine neue Dringlichkeit. So könnte man es aus
deutscher Sicht formulieren. Also er hat noch einmal einen Schuss frei, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Wenn er die aber nicht kriegt, dann hat man praktisch gewonnen.

 

Erste Bilanz: Die nationale Marke liegt (weit) vorne

O.k., die Bilanz der deutschen Marke gegen die Unionsmarke? Die deutsche Marke gewinnt prozessual ganz klar. Man braucht die deutsche Marke, wenn man in Deutschland einen Prozess führen will. Werde ich aus einer Unionsmarke angegriffen, dann kann ich eine alte Marke aus Spanien kaufen, einen Gegenangriff fahren und zack ist die Sache tot. Oder Widerklage. Oder Aussetzung des Verfahrens. Viele prozessuale Abwehrmöglichkeiten.

 

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Quellen:

Text: VPP-Rundbrief Nr. 1/2017 , PowerPoint-Vortrag von Hr. Dr. Ulrich Hildebrandt

Bilder: Titelbild – Montage Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP || Pixabay.com (CC0 License)

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