Die perfekte Marke – Anmeldestrategie aus prozesstaktischer Sicht – Teil2

Veröffentlicht am: 24. März, 2017

Weiter geht’s mit Teil 2: Wer mit seiner Marke aktiv auch Prozesse führen (und gewinnen) möchte, der sollte bei der Anmeldung bereits bestimmte Dinge beachten. Was gehört noch zu einer „perfekten Marke“ dazu?

In unserem zweiten Teil die perfekte Marke zu finden, gehen wir der Frage auf den Grund, ob man seine nationalen Marken aufrechterhalten soll oder genügt die Inanspruchnnahme der Seniorität der Marke? Darüber hinaus stellen wir uns die Frage, wo man seine Unionsmarke am besten anmelden soll? Direkt in Alicante oder über Madrid?

Teil 2 des Vortrags von Hr. Dr. Ulrich Hildebrandt bei der VPP-Herbst-Fachtagung 2016:

 

Verlängerung nationaler Marken oder Inanspruchnnahme der Seniorität?

Die-perfekte-Marke-Teil-2

Beim Thema Zeitrang oder Seniorität ist ja die Terminologie in den Gesetzen unterschiedlich. Manchmal heißt es „Seniorität“ und manchmal heißt es „Zeitrang“. Und „Zeitrang“ hat dann auch noch eine doppelte Bedeutung im Sinne von Priorität. Gemeint ist Folgendes: Wenn ich eine alte deutsche Marke von 1970 habe und ich habe eine exakt gleiche Unionsmarke, dann kann ich den Antrag stellen, dass die Seniorität dieser nationalen Marke bei der Unionsmarke beansprucht wird. Die wird damit sozusagen Teil der Unionsmarke, wird in die Urkunde integriert. Ich muss die nationale Marke nicht mehr verlängern.

Dieses an sich hervorragende Rechtsinstitut hat mehrere Nachteile: Ein Nachteil ist, ich wiederhole mich, dass ich bei der Inanspruchnahme der Seniorität ja keine nationale Marke habe. Aber aus der Unionsmarke kann ich nicht so gut prozessieren. Denn es gelten in dem Moment nicht mehr die nationalen Verfahrensregeln, sondern die ganzen Regeln, die für die Unionsmarke gelten.

Sofort greifen alle Nachteile, die bereits im ersten Artikel genannt wurden.

Das spricht sehr dafür, die nationale Marke zusätzlich aufrecht zu erhalten und nicht nur die Seniorität in Anspruch zu nehmen. Ein weiterer Nachteil ist das Risiko der Umwandlung der Unionsmarke. Denn was passiert eigentlich wenn ich die Unionsmarke im Laufe des Verfahrens verliere, wenn sie etwa erfolgreich attackiert wird, und ich umwandeln muss? Das geht auch bei Inanspruchnahme der Seniorität.

Ich kann umwandeln und bekomme dann meine alte nationale Marke von 1970 wieder. Aber ist das noch das gleiche Verfahren? Da tendieren die Gerichte zu sagen: Nein, das ist nicht das gleiche Verfahren, sondern es sind zwei verschiedene Verfahren. Das bedeutet aber in der Konsequenz zum Beispiel folgendes: Ich habe Widerspruch aus meiner Unionsmarke mit Seniorität eingelegt, ich verliere dann die Unionsmarke und muss aus der deutschen Marke weiter vorgehen. Dann soll es nach inzwischen wohl überwiegender Auffassung der Gerichte die Auswirkung haben, dass ich mein Widerspruchsverfahren verliere und noch einmal neu anfangen muss mit dem Löschungsverfahren.

Ich halte das in der Sache für falsch. Denn ich meine, dass wir es bei der Unionsmarke mit Seniorität und der entsprechenden deutschen Marke mit dem gleichen Markenkern zu tun haben. Das ist ein und dasselbe Recht, es ist nur unterschiedlich begründet; aber verfahrensmäßig wird man das einheitlich behandeln müssen. Trotzdem machen die Gerichte das ganz böse anders.

Urteilsverkündung beim Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH)

 

Apropos böse: Der BGH – Letztes Jahr die Entscheidung Amplidect/Ampliteq, wo es auch um die Frage der Umwandlung einer Unionsmarke ging, und zwar ohne das Senioritätsthema. Und der BGH sagte: zack, in dem Moment, wo ihr die Unionsmarke in eine nationale Marke umwandelt, sind eure ganzen Schadensersatzansprüche weg. Das bedeutet in der Konsequenz: Wenn ich die Unionsmarke vernichtet habe, dann bleibt gar nichts mehr übrig außer der Unterlassungsanspruch. Und zwar mit der einfachen Begründung – rein formalistisch: Die Unionsmarke ist ja gelöscht in dem Moment. Die nationale Marke ist noch nicht eingetragen, aber Schadensersatzansprüche entstünden nach deutschem Recht erst mit Eintragung der Marke.

Das kann üble Folgen haben, wenn sich so ein Prozess über zehn Jahre hinzieht. Dann sind zehn Jahre Schadensersatzansprüche auf einmal weg. Und der Verletzer hat nichts mehr zu befürchten. Ich halte die Entscheidung für katastrophal, weil ich da eigentlich eine Identität der beiden Markenrechte sehe. Die umgewandelte nationale Marke steckte natürlich eins zu eins in der Unionsmarke drin. Das ist kein neues Recht, das heißt, die war in ihrem deutschen Teil auch schon mal eingetragen – und was den deutschen Teil angeht, auch niemals angefochten, weil sich bei Amplidect der Löschungsantrag nur mit Eintragungshindernissen in Frankreich befasste.

Das hätte man alles anders entscheiden können. Und vor allen Dingen hätte man den EuGH fragen müssen bei solchen zentralen Fragen. Vorerst aber gilt, dass ich als Kläger einen Großteil meiner Ansprüche verliere, wenn meine Unionsmarke erfolgreich attackiert wird. Und Unionsmarken sind vergleichsweise leicht zu attackieren, weil alle Schutzhindernisse aus allen Mitgliedstaaten gelten, sowohl relative als auch absolute. Wenn ich also irgendwo irgendetwas finde, womit ich das Ding kaputt kriege, dann habe ich zumindest die Schadensersatzansprüche schon mal aus der Welt. Das ist richtig böse und schwächt die Unionsmarke ganz extrem.

Anmeldung der Unionsmarke über Alicante oder über Madrid?

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Links: Alicante – EUIPO-Gebäude / Rechts: Luftaufnahme Madrid, Foto: User „falco“, Pixabay.com

Wie melde ich denn meine Unionsmarke an? Melde ich die direkt in Alicante an oder melde ich die über die WIPO an? Empfehlung: Ich melde die über die WIPO an mit dem großen Vorteil der preiswerteren Umwandlung. Denn ich kann dann die Unionsmarke im Rahmen des Madrider Protokolls umwandeln.

Alles läuft über die WIPO. Ich brauche keine Vertreter in den einzelnen Mitgliedstaaten, in denen ich umwandeln will. Dadurch kann ich locker mal 20.000,- Euro sparen. Aber ich habe noch einen anderen kleineren Vorteil, und zwar habe ich eine später anlaufende Benutzungsschonfrist. Derzeit läuft die noch eine ganze Weile länger. Bislang ist es so, dass bei der Internationalen Registrierung für die Union die Widerspruchsfrist sehr viel später anfängt zu laufen. Da war so eine Sechs-Monatslücke eingebaut vom Gesetz, in der eigentlich gar nichts passierte. Das heißt, die Marke war veröffentlicht; dann musste man sechs Monate warten und dann erst fing die dreimonatige Widerspruchsfrist an. Ich hatte also eigentlich sechs Monate gewonnen und ich war relativ sicher, dass die Marke zumindest aus absoluten Gründen schutzfähig ist.

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Kommt ein Widerspruchsverfahren, so kann man das dann häufig noch aus der Welt bügeln. Aber die ganze Zeit ist die Marke nicht eingetragen, also auch noch nicht benutzungspflichtig. Ich gewinne also letztlich am Ende diese sechs Monate. Das ist jetzt verkürzt worden (und auch eine gefährliche Falle, wenn man da Widerspruchsfristen berechnet und sich auf diese sechs Monate verlässt). Die ehemals sechs Monate sind nur noch ein Monat. Die Marke wird also veröffentlicht, dann vergeht ein Monat, dann fängt die Widerspruchsfrist von drei Monaten an. Insgesamt also vier Monate nach Veröffentlichung bei der internationalen Registrierung. Das ist eigentlich nicht mehr nennenswert.

Die internationale Registrierung aus der Unionsmarke hat übrigens einen Nachteil, auch eine gefährliche Falle, die ich bei dieser Gelegenheit erwähnen will. Wenn Sie es gewöhnt sind, in Alicante aus Unionsmarken Widerspruch einzulegen, dann sind Sie es gewöhnt, keine Urkunden zum Nachweis vorzulegen. Denn das muss ich ja nicht, wenn ich aus der Unionsmarke Widerspruch einlege; denn das ist deren Datenbank. Wenn ich aber aus einer Internationalen Registrierung mit Schutz für die Union Widerspruch einlege, dann gilt das nicht. Da muss ich eine Urkunde vorlegen. Da muss man dran denken. Ansonsten hat man das Recht nicht nachgewiesen und verliert aus diesem Grund.

Der wichtigste Nachteil der Anmeldung der Unionsmarke per Madrid liegt auf der Hand: die Gebühren. Die Direktanmeldung in Alicante ist natürlich erst einmal preiswerter. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Denn ich brauche ja hier nicht nur die Basismarke, sondern ich muss auch die Weiterleitungsgebühr zahlen. Dann muss ich u.U. noch WIPO-Grundgebühren zahlen und dann kommt noch das, was das Europäische Amt kassiert. Das heißt die Kosten sind höher. Ich rechne die jetzt einmal hier aus. Anmeldung Gemeinschaftsmarke.

Ich gehe immer von drei Klassen aus. Die Kosten sind derzeit 1.050,00 Euro. Hinzu kommen die Kosten der deutschen Marke, die ich brauche, wenn ich einen Prozess gewinnen will. 290,00 Euro. Bei der Internationalen Registrierung folgendes: Zunächst die Anmeldung der deutschen Marke: 290,00 Euro, die brauche ich für die Internationale Registrierung. Wenn ich die IR für die EU anmelde auf deutscher Basis, dann zahle ich danach noch etwa 1.800,00 Euro.

Das Paar deutsche Marke/Unionsmarke ist also ungefähr 750,00 Euro teurer als wenn ich direkt die Unionsmarke anmelde. Wenn ich aber weiterrechne und jetzt beispielsweise die Schweiz mit dazu nehme, dann hätte ich schon Anmeldegebühren von ungefähr 1.500,00 Euro, reine Amtsgebühren. Wenn ich nun eine Internationale Registrierung für die Union und die Schweiz auf Basis der deutschen Marke starte, dann kostet das ungefähr 1.900,00 Euro plus die 290,00 Euro für die deutsche Marke, das ist also 400,00 Euro teurer.

Das ist weniger als das, was die Anwälte in der Schweiz kosten, wenn ich eine Unionsmarke und eine schweizerische Marke als „nationale Rechte“ anmelden würde. Da rechnet sich das sofort. Sobald ich also bei der Internationalen Registrierung neben der Union ein weiteres Land dabei habe, ist das nicht teurer. Und es ist eben sehr viel sicherer, was die spätere Umwandlung angeht.

 

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Quellen:

Text: VPP-Rundbrief Nr. 1/2017 , PowerPoint-Vortrag von Hr. Dr. Ulrich Hildebrandt

Bilder: Titelbild – Montage Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP || Pixabay.com / Informationsbroschüre „Der Bundesgerichtshof“

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