Die perfekte Marke – Anmeldestrategie aus prozesstaktischer Sicht – Teil3

Veröffentlicht am: 7. April, 2017

Im letzten Teil unserer „Die perfekte Marke“-Serie widmen wir uns der Frage, ob man bei der Markenanmeldung lieber enge oder weite Oberbegriffe wählen soll und welches Zeichen ich eigentlich anmelde. Wortmarke? Bildmarke? Oder sogar eine Wort-Bildmarke?!

Im 3. Teil unserer Artikel-Reihe klären wir, ob die perfekte Marke lieber eine Wort- oder Bildmarke oder beides (also eine Wort-Bildmarke) ist und ob man bei der Nizza-Klassifikation lieber eng oder weite Oberbegriffe (und -klassen) definieren sollte.

Teil 3 des Vortrags von Hr. Dr. Ulrich Hildebrandt bei der VPP-Herbst-Fachtagung 2016:

(1. und 2. Teil verpasst? Dann bitte hier einmal klicken und hier )

 

Enge oder weite Oberbegriffe im Warenverzeichnis

MankiniDas hier auf der Leinwand ist der Borat im knappen Badeanzug. Und da geht es um die Frage: engere oder weitere Oberbegriffe? Eng und weit ist das hier in zweierlei Hinsicht. Das ist ein sehr enges knappes Höschen. Stellen Sie sich vor, Sie vertreten ein Unternehmen, was nur dieses Höschen da produziert.

Wie auch immer das heißt -Herren-Badeanzüge? Ja, vielleicht heißen die Herren-Badeanzüge. Also, ihr Unternehmen produziert nur sowas. Trotz dieses engen Produkts wäre man natürlich sehr versucht, sogar drei Klassen anzumelden. Und wenn man eine Klasse anmeldet, dann jedenfalls für „Bekleidung, Kopfbedeckung, Schuhwaren“ – alles rein.

Aber was passiert dann nach fünf Jahren? Man wird angreifbar. Wenn ich als Prozessanwalt an meine ideale Marke denke, dann will ich keinen Gegenangriff, das heißt, ich möchte im Moment des Angriffs eine Marke, die auch hält. Ich möchte also in diesem Fall idealerweise eine Marke, die vielleicht eingetragen ist für Badebekleidung oder so etwas.

Der geringfügig weitere Oberbegriff hält ja immer noch. Voraussetzung für die rechtserhaltende Benutzung von etwas weiteren Oberbegriffen ist immer, dass ein wirtschaftlich-funktioneller Zusammenhang der darunter fallenden Produkte besteht und dass der Oberbegriff vergleichsweise eng ist. Die ideale Marke in diesem Fall wäre daher geschützt für „Badebekleidung“.

Eine Marke „Bekleidung“ wäre schon wieder teilweise angreifbar und da hätte ich sofort meinen Gegenangriff. Blöd, wenn das Ganze eine Unionsmarke ist mit den katastrophalen Folgen der Aussetzung des Verfahrens. Der Verfallsantrag bremst das Klageverfahren aus, wenn der rechtzeitig gestellt wird vor Einreichung der Klage.

Meine Empfehlung also: eher enge Oberbegriffe anmelden als weite Oberbegriffe. Im Prozess bewährt sich das. Oder jedenfalls die Marke selbst einschränken, bevor man prozessiert.

 

Anmeldung von Kombinationsmarken oder von deren Einzelbestandteilen?

Jetzt kommt hier mein letztes Thema: Das ist die Frage der Kombinationsmarken. Was meldet man hier an? Die Himbeeren oder das Brötchen oder die Himbeeren im Brötchen?

Das zentrale Thema dabei ist zunächst die Frage, was wird tatsächlich benutzt. Ich habe immer große Vorteile im Prozess, wenn ich eine rechtserhaltende Nutzung ohne großes Heckmeck nachweisen kann und einfach sagen kann: „Hier sind die Benutzungsmaterialien. Eins zu eins genauso wie die Marke.“ Das ist der größte Vorteil.

Für die Anmeldung bedeutet das, dass ich unbedingt klären muss, was das Unternehmen tatsächlich zu benutzen plant. Als Anwalt in der Praxis ist das ja häufig gar nicht so leicht, wenn man Marken anmeldet, weil im Unternehmen alles häufig schnell noch in letzter Sekunde geändert wird. Das führt zu schwachen, angreifbaren Markenrechten. Und ist extrem gefährlich. Im Unternehmen intern kann genau das gleiche passieren. Es wird eine Marke angemeldet und später gelangt etwas zwar Ähnliches, aber doch Anderes in die Benutzung. Das ist sehr gefährlich.

Ansonsten – dafür fehlt jetzt in diesem Rahmen hier die Zeit, aber man kann sich das anhand von Fallbeispielen durchrechnen – ist es häufig besser, wenn ich die Einzelelemente anmelde, sofern ich die rechtserhaltende  Benutzung belegen kann. Ich melde dann also gerade nicht die Kombination an. Ich kann in diesem Fall in der Praxis bei der Benutzung etwas tricksen, indem ich hier beispielsweise jetzt, wenn Sie sich das Himbeerbrötchen als Marke vorstellen, an die Himbeeren ein ® packe. Und an das Brötchen kommt auch noch einmal ein ®.

Wortmarke-Bildmarke-Wortbildmarke

Fotos v.l.o.n.r.u.: User „Coleur“ / User „Meditations“ / User „Quadic“ / User „geralt“ || Pixabay.com / CC0 License

 

Da ist die Rechtsprechung, jedenfalls die deutsche Rechtsprechung, immer sehr freundlich. Sobald da ein ® dransteht, geht der BGH gerne und sehr weitreichend davon aus, dass das nicht eine Marke ist, sondern dass das zwei Marken nebeneinander sind, die beide als Erst- und Zweitmarke, Dachmarke, Unternehmensmarke, Produktkennzeichen, also parallel nebeneinander benutzt werden.

Das heißt, ich kann mit eigentlich einem Kennzeichen zwei Zeichen rechtserhaltend benutzen. Das ist im Prozess häufig von Vorteil, weil der Verletzer in den allermeisten Fällen nicht die Kombination übernehmen wird, sondern meine Einzelbestandteile. In den für die Praxis relevanten Fällen ist es dabei meist so, dass ich viel stärkere Rechte geltend machen kann, je kerniger, je knapper mein Kennzeichen ist. Aber bei Kombinationsmarken weiß man eigentlich nie so genau, was wirklich geschützt ist, was wirklich der kennzeichnende Kern dieser Marke ist, was die Marke im Sinne der Rechtsprechung prägt. Deswegen empfehle ich immer möglichst knappe Marken, möglichst abstrakte Marken.

Ein typisches Beispiel für solche Kombinationen ist die Kombination von Wort- und Bildelementen. Ich versuche in der Anmeldepraxis solche Wort-/Bildmarken möglichst zu vermeiden. Eine Wortmarke ist fast immer stärker. Ich empfehle immer die Wortmarke. Und erst, wenn dann noch Geld da ist, gibt es eine Wort-/Bildmarke. Oder wenn die Wortmarke nicht schutzfähig ist. Aber dann kann man den ganzen Kladderadatsch normalerweise sowieso sein lassen, weil man sich dann später nicht durchsetzen kann.

 

Zusammenfassung

Perfekte-Marke

Die perfekte Marke – wie sieht sie aus?

  • Die perfekte Prozessmarke, um Ansprüche durchzusetzen, ist idealerweise eine deutsche Marke für das Verfahren in Deutschland. Keine Unionsmarke. Außerdem eine internationale Registrierung für die Union plus eventuell weitere Länder wie die Schweiz. Die brauche ich häufig aber nicht. Es ist schön, wenn ich die habe, aber ich brauche sie oft nicht, weil ich die meisten Verletzer auch in Deutschland schon in die Knie zwingen kann.
  • Senioritäten nur ergänzend, nicht alternativ. Damit fällt aber der Vorteil, den die Seniorität hat, eigentlich weg. Ich kann das ganze also vergessen.
  • Weiter moderate Oberbegriffe. „Badebekleidung“. Nicht die weiten Oberbegriffe, sondern eine Gruppe darunter. Die ganz engen sind häufig auch zu eng. Dann kann man gegen benachbarte Verletzer nicht mehr gut vorgehen. Irgendetwas dazwischen muss es sein.
  • Und zu guter Letzt: Wie muss die Marke sein? Sie muss benutzt sein, also ich muss das angemeldet haben, was tatsächlich benutzt wird. Sie muss lapidar sein, also möglichst schlicht und einfach, damit ich gut den kennzeichnenden Kern erkennen kann. Und abstrakt, weil ich aus abstrakten Marken typischerweise den größeren Schutzbereich herleiten und auch präziser vorhersagen
    kann, worauf sich der Schutzbereich erstreckt und wo schon längst Schluss ist. Bei mehrteiligen Marken weiß ich das nie genau.

 

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Quellen:

Text: VPP-Rundbrief Nr. 1/2017 , PowerPoint-Vortrag von Hr. Dr. Ulrich Hildebrandt

Bilder: Titelbild – Montage Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP || User „Coleur“ / User „Meditations“ / User „Quadic“ / User „geralt“ || Pixabay.com / CC0 License

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