Patentverletzung durch äquivalente Mittel

Veröffentlicht am: 20. August, 2018

Interessanterweise führten die letzten großen Verfahren zum Thema Äquivalenz zu sich widersprechenden nationalen Urteilen der Gerichte. Wird der Tatbestand der Patentverletzung durch äquivalente Mittel tendenziell gestärkt oder eingeschränkt?

Maßstäbe des BGH durch „Okklusionsvorrichtung“ und „Diglycidverbindung“

ÄquivalenzViele Jahre lang legte die Deutsche Rechtsprechung sehr strenge Maßstäbe für die äquivalente Patentverletzung an. Fallentscheidungen zum Thema „Patentverletzung durch Aquivalenz“ wurden in der Regel zugunsten der Patentinhaber entschieden. 2015 dann hat der BGH zwei Entscheidungen zur äquivalenten Patentverletzung erlassen, die bis heute als Maßstab für die deutsche Rechtssprechung gelten. In „Okklusionsvorrichtung“ hatte der Bundesgerichtshof zunächst entschieden, dass eine äquivalente Verletzung nicht in Betracht komme, wenn im Patent mehrere Ausführungsbeispiele erläutert werden, von denen aber nur eines beansprucht wird. Denn dies zeige, dass der Patentinhaber eine klare Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen ihm bekannten Möglichkeiten, eine technische Wirkung zu erzielen, getroffen und damit darauf verzichtet habe, bestimmte Ausführungsformen zu beanspruchen. Diese Sichtweise wurde in der wenig später ergangenen Entscheidung „Diglycidverbindung“ bestätigt. Der BGH bejahte darin eine solche Auswahlentscheidung sogar für einen Fall, in dem zwar nicht die Beschreibung selbst, aber der im Patent zitierte Stand der Technik Ausführungsformen offenbart, die allerdings nicht in den Patentanspruch aufgenommen wurden.

Der Begriff “äquivalente Mittel” wurde bereits 1994 von der Beschwerdekammer des EPO in ihrer Entscheidung T 697/92 definiert. Danach sind zwei Mittel dann äquivalent, wenn sie trotz unterschiedlicher Ausführungsart dieselbe Funktion im Hinblick auf dasselbe Ergebnis erfüllen. Ein Mittel sei daher nicht äquivalent, wenn es aufgrund seiner anderen Ausführungsform zu einem Ergebnis führe, das zwar von gleicher Art ist, aber eine andere Qualität oder einen anderen Wirkungsgrad aufweise.

Quelle: EPO 9.9 Äquivalente

Vielfach beachtet: die BGH Entscheidung „Pemetrexed“

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte in seiner Entscheidung von 2015 eine äquivalente Verletzung des auf Pemetrexeddinatrium gerichteten Anspruchs durch Pemetrexeddikalium abgelehnt. Der Patentinhaber habe den Anspruch auf ein in der Patentschrift genanntes Beispiel der Antifolate beschränkt und müsse sich nun daran festhalten lassen. Dem widersprach der BGH in seinem Urteil zu diesem Fall (BGH, Urteil vom 14.06.2016, X ZR 29/15 – Pemetrexed ) Der Umstand, dass der Anspruch auf ein konkretes Antifolat, nämlich Pemetrexeddinatrium, gerichtet sei, sei keine Auswahlentscheidung gegenüber im Patent nicht ausdrücklich genannten anderen Antifolaten. Wenn sich der Patentinhaber aus Gründen der Klarheit oder zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung auf einen bestimmten Stoff beschränke, dann könne darin keine Auswahlentscheidung gegenüber einer anderen Ausführungsform liegen, so der BGH.

Auch im UK führte dieser Fall zu sich widersprechenden Urteilen in den nationalen Gerichten, bis der Oberste Gerichtshof in 2017 ein Doktrin für Äquivalente verankerte und damit ähnlich wie der BGH urteilte (Info Blog: Doktrin der Äquivalente im britischen Patentrecht festgelegt).

BGH Entscheidung „V-förmige Führungsanordnung“ setzte neue Tendenz

Ebenfalls 2016 klärte ein weiteres Urteil des BGH die Grenzen der Auswahlentscheidung bei  Fällen von Patentverletzung durch Äquivalenz. Gleichzeitig setzte dieses Urteil wiederum eine gegenteilige Tendenz zur bisherigen Rechtsprechung. In V-förmige Führungsanordnung (BGH, Urteil v. 23.08.2016, Az.: X ZR 76/14) urteilte der BGH zu dem dritten Äquivalenzkriterium, der Gleichwertigkeit. Die Gleichwertigkeit sei nur dann zu bejahen, wenn die Überlegungen des Fachmanns, um zu der vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Austauschlösung zu gelangen, derart an dem Patentanspruch orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführungsform mit ihren abgewandten Mitteln als dazu gleichwertige Lösung in Betracht zieht.

Der BGH konkretisierte damit die Grenzen der Rechtsprechung zur Auswahlentscheidung des Patentinhabers. Danach führe das Streichen eines Disclaimers, wonach auch andere Ausführungen als die beanspruchte bevorzugte Ausführungsform denkbar sind, nicht dazu, dass solche anderen Ausführungen als äquivalente Verletzungsformen ausscheiden. Die Konkretisierung im Hauptanspruch (erfolgt um die technische Ausführung gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen) determiniere weder positiv noch negativ die Frage, ob sich aus fachmännischer Sicht gleichwirkende Austauschmittel als gleichwertig bzw. äquivalent darstellen oder nicht. Durch dieses Urteil wurde der Tatbestand der Patentverletzung durch äquivalente Mittel tendenziell wieder gestärkt.

Schlussbetrachtung

Der BGH als auch der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs anerkennen in ihrer Rechtssprechung eine gleichwertige Verletzung, auch wenn keine wörtliche Verletzung vorliegt. Dennoch zeigen die Urteile, dass es immer noch Spielraum in den Entscheidungen gibt. Daher sollten Patentschriften mit großer Sorgfalt angefertigt werden. Wenn  Alternativen wichtig sind, sollten sie so detailliert beschrieben werden wie möglich. Möglicherweise sind auch alle Alternativen zum Gegenstand von Patentansprüchen machen – beispielsweise durch eine Teilung der Patentanmeldung. Unkonkrete Hinweise auf Alternativen sind nicht ratsam. Denn diese könnten wegen Unbeachtlichkeit aus der Patentschrift gestrichen werden – und würden dann in etwaigen Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt nicht mehr berücksichtigt. Denn in der EU gilt die Direktive: Ausführungsformen, die aufgrund einer Anspruchseinschränkung nicht mehr in den Schutzbereich fallen, sind zu streichen.

 

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Quelle:

BGH Az.: X ZR 76/14 „V-förmige Führungsanordnung“

BGH X ZR 29/15 „Pemetrexed“

 

Bild:

geralt / pixabay.com / CC0 License

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