Vorbenutzungsrecht in der aktuellen Rechtsprechung

Veröffentlicht am: 9. Oktober, 2018

Das OLG Düsseldorf hat in einer besonderen Fallkonstellation zu der Reichweite eines Vorbenutzungsrechts bei unmittelbaren Vorbenutzungshandlungen geurteilt. Wir nehmen dies zum Anlass, die aktuelle Rechtsprechung zum Vorbenutzungsrecht zusammenzufassen.

Das Vorbenutzungsrecht auf ein Patent beruht auf § 12 Patentgesetz (PatG), demnach das Schutzrecht nicht gegen denjenigen angewandt werden kann, der die Erfindung schon benutzt hat, bevor jemand anderes dieses hat patentieren lassen. Denn ab dem Anmeldezeitpunkt stehen die Schutzrechte bei der Erteilung normalerweise demjenigen zu, der die Erfindung auch zuerst angemeldet hat – „First to file-Prinzip“. Falls die Erfindung aber schon von jemand anderem als dem Patentanmelder benutzt wurde, gilt das Vorbenutzungsrecht.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzt die nach § 12 PatG für den Erwerb eines Vorbenutzungsrechts erforderliche Benutzungshandlung oder Veranstaltung voraus, dass der Handelnde selbständigen Erfindungsbesitz erlangt hat. Erfindungsbesitz ist gegeben, wenn die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist. An einer solchen Erkenntnis fehlt es, wenn das technische Handeln über das Stadium von Versuchen noch nicht hinausgegangen ist. (Zitat aus BGH, Urteil vom 12. 6. 2012 – X ZR 131/09 – Desmopressin)

Der Patenterfinder, der sich auf das Vorbenutzungsrecht beruft, ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Das Vorbenutzungsrecht ist an den Betrieb geknüpft, dem die Benutzung der Erfindung gestattet ist, es kann daher auch nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Auch ist ein Nutznießer des Vorbenutzungsrechts nicht befugt, Lizenzen auf die involvierte Erfindung an Dritte zu vergeben.

Die Lieferung von Gegenständen an einen Dritten zur Durchführung eines patentgeschützten Verfahrens, dem gegenüber das Vorbenutzungsrecht geltend gemacht wird, ist grundsätzlich eine mittelbare Vorbenutzungshandlung. Das ist der Regelfall. Der mittelbare Vorbenutzer darf regelmäßig nicht zu einer unmittelbaren Benutzung übergehen, da dies den Eingriff in den Schutzbereich des Patents vertiefen würde.

Spezielle Fallkonstellation vor dem OLG Düsseldorf

ProduktionIn der Konstellation vor dem OLG Düsseldorf (Urteil vom 14.03.2018, I-15 U 49/16 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen) lag jedoch eine unmittelbare Vorbenutzungshandlung vor:  der Vorbenutzer ging dazu über, selbst die Gesamtvorrichtung herzustellen. Dabei handelte sich um eine unmittelbare Handlung, weil dadurch der Schutzbereichseingriff nicht vertieft wurde. Denn der Vorbenutzer nahm lediglich solche Handlungen selbst vor, die Dritte bislang quasi als sein „Werkzeug“ ausgeführt hatten. Daher sei keine Weiterentwicklung gegeben, die über den Umfang der bisherigen Benutzung hinausgeht. Dies stehe im Einklang damit, dass es vom Vorbenutzungsrecht umfasst ist, die Vertriebspartner auszutauschen, ohne deren Anzahl zu erhöhen.

Ausnahmsweise sei er zu einer unmittelbaren Benutzung befugt, wenn er vormals sämtliche Bestandteile zur Ausführung des Verfahrens geliefert hat und die gelieferten Mittel technisch und wirtschaftlich nur patentgemäß sinnvoll einsetzbar sind, stellte das OLG klar. Liegen diese Voraussetzungen vor, dürfe der mittelbare Vorbenutzer sowohl seinen bisherigen Abnehmern als auch beliebigen Dritten das Mittel anbieten und sie beliefern, wobei sämtliche Abnehmer zur unmittelbaren Benutzung der Erfindung berechtigt seien. Darüber hinaus sei er unter diesen Voraussetzungen berechtigt, das patentgeschützte Verfahren selbst anzuwenden, urteilte der OLG Düsseldorf.

Europäische Komponente

VorbenutzungsrechtIm Allgemeinen sind Handel und Patente heute international ausgerichtet. Hinsichtlich Vorbenutzungsrecht verbleibt es bei europäischen Patenten bei den nationalen Vorschriften. Denn da ein europäisches Patent einem Bündel nationaler Patente entspricht, ist § 12 PatG insoweit mit Wirkung für Deutschland anwendbar. Interessant sind aber auch die Feststellungen des BGHs in einem Designrechtsverfahren zu der Frage, ob ein Vorbenutzungsrecht, das sich aus Vorbereitungshandlungen ergibt, Handlungen im Inland erfordert, oder ob Vorbereitungshandlungen im Ausland genügen, sofern sie sich auf eine spätere Benutzung im Inland beziehen. Im Einklang mit der patentrechtlichen Rechtsprechung kommt der BGH zu dem Ergebnis, dass nur Vorbereitungshandlungen im Inland ein Vorbenutzungsrecht begründen können (BGH, Urteil vom 29. Juni 2017, Az. I ZR 9/16 – Bettgestell).

Eine vertragliche Vereinbarung schließt Vorbenutzungsrecht aus

Einem mutmaßlichen Patentverletzer steht ein Vorbenutzungsrecht nicht zu, wenn eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem mutmaßlichen Patentverletzer und dem Erfinder besteht und wenn der mutmaßliche Patentverletzer durch die vertragliche Vereinbarung Kenntnis von der Erfindung erlangt hat. (BGH, Urteil vom 10 September 2009,  X ZR 18/08 – Füllstoff). Denn das Vorbenutzungsrecht reicht nur so weit wie die eigene durch Benutzung erlangte Erkenntnis. Es umfasst daher nicht das, was ein Fachmann darüber hinaus noch hätte erkennen können. Aus dem gleichen Gedanken des ausgeübten Erfindungsbesitzes deckt das Vorbenutzungsrecht grundsätzlich nur diejenige Ausführungsformen ab, die tatsächlich benutzt werden oder deren alsbaldige Benutzung vorbereitet worden ist.

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Quelle:

Justiz NRW, Urteil vom 14.03.2018, I-15 U 49/16 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen

BGH, Urteil vom 12. 6. 2012 – X ZR 131/09 – Desmopressin

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